Nume comercial versus marca (III)

Unul din subiectele de interes în domeniul proprietăţii industriale este cel referior la conflictul dintre marcă şi nume comercial. Numele comercial aşa cum este bine ştiut, reprezintă denumirea sub care o persoană juridical, legal înregistrată îşi desfăşoară activitatea şi sub care semnează şi are rolul de a o individualiza şi de a o deosebi de alte firme ale unor persoane juridice existente. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, numele comercial se obţine prin înregistrare la Registrul Comerţului.

Nimic nu opreşte pe un comerciant de a-şi folosi numele comercial ca şi marcă, însă el nu dobândeşte drepturi recunoscute de lege asupra acestui semn decât dacă îl înregistrează la OSIM ca şi marcă. Aşadar, deşi nu există obligativitatea înregistrării numelui comercial ca marcă, acesta poate fi înregistrat ca marcă sau se poate regăsi ca parte a unei mărci înregistrate, dacă semnul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea mărcilor de a fi marcă, dintre care cele mai importante condiţii sunt cele care cer ca marca să fie disponibilă şi să fie dinstinctivă.

Ceea ce ridică probleme este chestiunea anteriorităţii în relaţia marcă-nume commercial.

Consecinţa acestei situaţii constă: - Pe de o parte în posibilitatea de înregistrare la Registrul Comerţului de firme al căror nume comercial să fie acoperit de mărci anterioare - Pe de altă parte, în posibilitatea de înregistrare a unor mărci care să între în conflict cu nume comerciale înregistrate la Registrul Comerţului.

Dispoziţiile legale în vigoare nu conţin prevederi exprese care să reglementeze acest conflict ci prevăd ca motiv de anulare a înregistrării mărcii şi cazul în care “înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la… alt drept de proprietate industrială protejat”, adică cu alte cuvinte deţinătorul numelui comercial anterior dobândit se poate opune înregistrării unei mărci ulterioare identice sau similare cu numele comercial sau poate să ceară anularea unei mărci înregistrate deja, dacă înregistrarea s-a făcut cu rea-credinţă. Aceste situaţii sunt des întâlnite în practică şi în cele ce urmează vom analiză două dintre acestea.

Spre exemplu, o persoană fizică sau juridică solicită la OSIM înregistrarea unei mărci. Ulterior – după data înregistrării cererii de marcă – o altă persoană solicită înregistrarea unei firme la Registrul Comerţului având numele comercial identic cu marca anterior înregistrată şi având în obiectul de activitate, produsele/ serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Ce se întâmplă în aces caz? Titularul de marca având un drept exclusiv asupra mărcii anterior înregistrată poate porni o acţiune în contrafacere împotriva titularului de nume comercial şi poate de asemenea să-i ceară despăgubiri şi să-i interzică să folosească acest nume comercial.

Aceste situaţii sunt mai rar întâlnite în practică, deoarece sunt mai greu de monitorizat. Titularul de marca nu poate să constate în timp util care titulari de nume comerciale din întrega ţară l-ar putea contraface deoarece nu există o baza de date naţională integră a tuturor numelor comerciale din întreaga ţară.

Celălalt exemplu vizează situaţia în care cineva înregistrează un nume comercial care ulterior este înregistrat ca marcă de o altă persoană. Posesorul numelui comercial în această situaţie fie se opune, în faza de examinare a mărcii, înregistrării mărcii identice sau similare cu numele sau comercial, fie – după înregistrarea mărcii – poate solicita Tribunalului Bucureşti anularea acesteia.

În ambele situaţii însă acţiunile titularului de nume comercial trebuie să se bazeze pe utilizarea numelui comercial şi nu pe simplă înregistrare în Registrul Comerţului. Se întâmplă însă în realitate nu de puţine ori, ca diverşi speculanţi şi oportunişti să înregistreze ca şi marcă un nume comercial care este îndeajuns de larg cunoscut publicului pentru produsele comercializate sau serviciile prestate sub acest nume.

Titularul numelui comercial însă din neglijenţă sau neştiinţă omite să-şi înregistreze ca marcă acest nume comercial şi se trezeşte în situaţia în care este somat de către titularul de marcăde a înceta orice act de folosire a mărcii sale, respectiv a numelui comercial.

De aici începe infernul pe care îl trăieşte titularul numelui comercial care-şi vede uzurpată afacerea în care a investit resurse de timp şi bani, iar din punct de vedere legal are doar următoarele alternative: respectiv de a dovedi în instanţa că titularul de marcă cu rea-credință i-a înregistrat numele comercial ca și marcă dovadă care de obicei este extrem de greu de făcut fiind vorba de element subiectiv (rea-credinţă), şi de asemenea să arate că el este primul care a promovat pe piaţă acea denumire de marca pentru produsele şi serviciile protejate sau să-şi cumpere propria marcă de la terţul dobanditor de rea-credinţă, gata înregistrată.

Ambele variante însă sunt extrem de costisitoare şi cu efecte uneori dintre cele mai grave asupra desfăşurării activităţii comerciantului până la reglementarea juridică a numelui comercial, faţă de costurile pe care le-ar fi implicat înregistrarea iniţială a numelui comercial ca și marcă chiar de către titularul numelui comercial. În concluzie, consecinţa firească a celor arătate este că înregistrarea numelui comercial ca marcă îi poate scuti pe deţinătorii de drept ai acestuia de multe surprize neplăcute.

Mai multe detalii puteţi afla www.simonajeflea.ro

Consilier în proprietate industrială, avocat Simona Jeflea

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).